OB电竞张爱武律师专利诉讼若干问之29：变化状态产品外观专利侵权判断？

　　OB电竞《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第十七条：对于变化状态产品的外观设计专利，被诉侵权设计与变化状态图所示各种使用状态下的外观设计均相同或者近似的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利权的保护范围；被诉侵权设计缺少其一种使用状态下的外观设计或者与之不相同也不近似的，人民法院应当认定被诉侵权设计未落入专利权的保护范围。

　　北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》第九十二条：对于变化状态产品的外观设计专利，其各种变化状态图均应纳入保护范围，被诉侵权设计与变化状态图所示的各种使用状态的外观设计均相同或者相近似的，应当认定被诉侵权设计落入专利权的保护范围。被诉侵权设计缺少部分使用状态的外观设计或者与其不相同也不相近似的，应当认定被诉侵权设计未落入专利权的保护范围。（第二款）参考图通常用于表明使用外观设计的产品的用途、使用方法或者使用场所等，不能用于确定变化状态产品外观设计专利的保护范围。

　　国家知识产权局《专利审查指南》第四部分第五章第5．2．5．2节：变化状态产品，是指在销售和使用时呈现不同状态的产品。（第二款）对于对比设计而言，所述产品在不同状态下的外观设计均可用作与涉案专利进行比较的对象。对于涉案专利而言，应当以其使用状态所示的外观设计作为与对比设计进行比较的对象，其判断结论取决于对产品各种使用状态的外观设计的综合考虑。

　　最高人民法院（2018）最高法民再8号民事判决书：（一）如何确定涉案外观设计专利权的保护范围。首先，专利法第五十九条第二款规定：“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准。”《中华人民共和国专利法实施细则》（以下简称专利法实施细则）第二十七条第二款规定：“申请人应当就每件外观设计产品所需要保护的内容提交有关图片或者照片。”专利法及专利法实施细则中，没有对外观设计专利的“图片或者照片”的具体类型做出规定。但在《专利审查指南（2010）》第一部分第三章4.2“外观设计图片或者照片”中，规定：“申请人可以提交参考图，参考图通常用于表明使用外观设计的产品的用途、使用方法或者使用场所等。必要时，申请人还应当提交该外观设计产品的展开图、剖视图、剖面图、放大图以及变化状态图。”本院认为，《专利审查指南（2010）》的上述规定虽然明确区分了“参考图”和“变化状态图”，并且规定“‘参考图’通常用于表明使用外观设计的产品的用途、使用方法或者使用场所等”。但是《专利审查指南（2010）》前述规定中的“等”“通常用于”亦表明，在特定情形下，“参考图”亦可能用于表示除“用途、使用方法或者使用场所”之外的其他内容。其次，《专利审查指南（2010）》的前述规定针对的是外观设计专利申请的初步审查，即使参考图不符合《专利审查指南（2010）》的相关规定，专利审查指南中并未对法律责任作出明确规定。《专利审查指南（2010）》第一部分第三章4.2.4“图片或者照片的缺陷”中，也没有就“参考图”的问题作出明确规定。综上，参照《专利审查指南（2010）》的前述规定，虽然一般应使用参考图“表明使用外观设计的产品的用途、使用方法或者使用场所等”，使用“变化状态图”表示外观设计专利产品的变化状态。但是，在侵权诉讼中也不宜仅以外观设计产品的图片、照片的名称为“参考图”为由，一概不考虑“参考图”对外观设计专利权的保护范围的影响。其次，关于简要说明。专利法第二十七条规定：“申请外观设计专利的，应当提交请求书、该外观设计的图片或者照片以及对该外观设计的简要说明等文件。”专利法第五十九条规定：简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。”根据上述规定，简要说明是申请外观设计专利时必须提交的文件，简要说明对于外观设计专利权的保护范围具有解释作用。本案中，涉案专利的简要说明明确记载：“1.本外观设计仰视图在正常状态及使用状态均不可见，故省略。2.本外观设计俯视图在正常状态不可见，故省略。”表明涉案专利产品具有“正常状态”和“使用状态”两种不同的形态。而在涉案专利的全部7张图片中，主视图、后视图、左视图、右视图、立体图显示的是电动伸缩门在收缩状态下的外观设计，仅有状态参考图1、2显示电动伸缩门在展开状态下的外观设计。一般消费者结合简要说明，使用状态参考图1、2和其他图片，以及涉案专利名称中的“电动伸缩门”，可以清楚地理解涉案专利产品为状态可以变化的产品，使用状态参考图1、2表示的即为展开状态下的产品外观设计。因此，如果不考虑使用状态参考图1、2对涉案专利权保护范围的影响，会与涉案专利简要说明发生明显抵触。综上，在使用简要说明解释图片所表示的产品外观设计的基础上，在确定涉案专利权的保护范围时应当考虑使用状态参考图1、2中的内容。

　　北京知识产权法院（2016）京73民初220号民事判决书：二、涉案专利权保护范围的确定。专利法第五十九条第二款规定，外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准。被控侵权产品是否侵犯涉案专利专利权，应首先确定涉案专利专利权的保护范围。外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，外观设计的简要说明及其设计要点可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计专利权保护范围。在确定外观设计保护范围时，应当区分使用状态参考图与变化状态产品的使用状态视图。使用状态参考图通常是国务院专利行政部门在审查过程中对在简要说明中未写明外观设计产品使用方法、用途或功能的新开发的产品，或者在一些使用方法、用途或功能不明确的产品无法进行分类时，为了便于该产品正确分类而要求专利申请人提供的视图。变化状态产品的使用状态图，是基于变化产品在使用过程中呈现的不同状态而对产品六面视图的补充。变化状态产品的使用状态视图，应当作为确定外观设计保护范围的依据。本案中，涉案专利授权文件中有主视图、俯视图、后视图、仰视图、左视图、右视图、立体图和使用状态图，由于奥飞公司在简要说明中列明了涉案专利产品的分类和用途，故涉案专利的使用状态图应属于变化状态产品的使用状态视图，可以作为确定外观设计专利权保护范围的依据，与涉案专利授权文件中的主视图、俯视图、后视图、仰视图、左视图、右视图、立体图一同限定涉案专利的保护范围......三、被控侵权产品是否落入涉案专利权的保护范围......对于变化状态产品的外观设计专利，其使用状态图可以限定其专利权保护范围。而其使用状态图与其他视图结合用于确定此类外观设计专利权的保护范围，实际上是对其保护范围进行了限缩，只有被控侵权产品与此类外观设计专利的各视图（包括使用状态图）均相同或相近似，才能认为被控侵权产品落入此类外观设计专利权保护范围。本案中，被控侵权产品和涉案专利产品均为玩具类产品，属于相同种类的产品。涉案专利属于变化状态产品的外观设计专利，其专利权保护范围应当由各视图（包括使用状态图）共同限定，只有被控侵权产品与涉案专利的各视图（包括使用状态图）均相同或相近似，才能认为被控侵权产品落入涉案专利权保护范围。涉案专利主视图、俯视图、后视图、仰视图、左视图、右视图与立体图为一手枪型设计，使用状态图为一类似剑柄设计。被控侵权产品是一剑形设计，其剑身与剑柄不可拆分，剑柄不可折叠，亦即其外观形态不可变化。被控侵权产品与涉案专利相对比，首先，其外观设计与涉案专利主视图、俯视图、后视图、仰视图、左视图、右视图与立体图呈现的手枪型设计区别明显，并未构成相同或者相近似的设计；其次，虽然被控侵权产品的剑柄部分与涉案专利的使用状态图在轮廓、图案上有相近似之处，但按照整体观察、综合判断的原则，被控侵权产品与涉案专利使用状态图整体视觉效果区别明显，并未构成相同或者相近似的设计。综上，被控侵权产品与涉案专利的各视图（包括使用状态图）均不相同，也均不相近似，因此，被控侵权产品并未落入涉案专利权的保护范围，并未侵害涉案专利权。故奥飞公司有关蒲运连应当承担侵权赔偿责任的主张缺乏事实和法律依据，本院不予支持。

　　上海知识产权法院（2020）沪73民初91号民事判决书：本院认为，被诉侵权产品与涉案专利均为衣裤架，属相同产品。本案中，被诉侵权产品与涉案专利均由两个挂钩、五个“U”型挂杆、一个连接座组成。挂钩均位于连接座两端，挂杆嵌于连接座，与连接座接触的一侧的挂杆较短，每个挂杆可在整体水平方向拉出不同的长度，被诉侵权产品与涉案专利均包括常规使用状态、折叠状态、部分抽拉状态。首先，被诉侵权产品与涉案专利相比在挂钩、铰链、连接座上存在区别，但挂钩属于惯常设计，在涉案专利权评价报告所采用的比对文献中亦包括与被诉产品形状基本相同的挂钩；挂钩是否固定属于功能性的特征，不应纳入外观设计的比对范畴；铰链在整体产品中所占比重较小，该部分差异对整体视觉影响较小；连接座均采用波浪形设计，被诉侵权产品仅在连接座主体中增加孔洞，该差异较小，不易被一般消费者注意到。除上述区别外，被诉侵权设计与授权外观设计基本一致。其次，如果被诉侵权设计与变化状态图所示各种使用状态下的外观设计均相同或者近似的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利权的保护范围。涉案专利可变换三种状态是其重要设计特征，而被诉侵权设计完整体现了该特征，且各变化形态均与授权外观设计基本相同。再次，案外人郑某某的“组合式裤架”外观设计专利并非可变化状态的专利，且与被诉侵权产品在挂杆数量上存在明显区别，被告辩称被诉侵权产品系实施该专利缺乏事实依据。因此，被诉侵权产品在整体视觉效果上与涉案专利无实质性差异，已落入涉案外观设计专利权的保护范围。

　　广东省高级人民法院（2021）粤民终1664号民事判决书：其次，根据涉案专利说明书内容可知，涉案专利产品是变化状态产品，其变化状态图亦是涉案专利权的限定范围，故在作侵权比对时，应将被诉侵权设计相应状态与之比对。如果被诉侵权设计与变化状态下的各种外观设计相同或者近似，则应当认定落入其专利权保护范围。反之，如果缺少其中一种变化状态的外观设计，则应当认定其不落入其专利权保护范围。本案中，被诉侵权设计未见有收纳状态下的外观设计，故不应当认定落入本案专利权保护范围。

　　根据《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第17条规定，变化状态的产品保护范围由变化状态图所示各种使用状态下的外观设计决定。被控侵权设计与变化状态图所示的各种使用状态的外观设计均相同或者相近似的，应当认定侵权设计落入该外观设计专利权的保护范围。司法实践对变化状态产品外观设计专利的保护范围和侵权判断并没有争议，有争议的是判断涉案专利是不是变化状态产品的外观设计专利，关于这一部分可以详见《专利诉讼若干问之28》一文。

　　一句话总结，对于变化状态产品的外观设计来说，变化状态图对其保护范围具有限定意义，只有当被控侵权设计与变化状态图所示的各种使用状态的外观设计均相同或者相近似时，被控侵权设计才落入涉案外观设计专利的保护范围。

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　　专业知识产权律师张爱武，北京市隆安（广州）律师事务所合伙人律师，期待与您切磋任何知识产权问题~